 蕭富庭律師
老王是一位美髮設計師，因發現現代人常見髮質不佳與頭皮出油問題，便找了朋友一起研發洗髮產品，並註冊商標。一年後，在某電商平台看到某美髮產品冒用自己的商標。雖然冒用自己商標的是同業，但老王認為電商平台應該負商標查證或審查義務，居然沒有事先審查就讓冒用商標的產品上架，非常不應該，便向該電商平台主張侵害商標權而請求損害賠償。 電商平台或通路商有沒有商標查證或審查義務？ 過去有不少電商平台或通路商因為上架侵害商標權產品而被告的案子，實體通路屈臣氏被告過，momo購物和東森購物也被告過。 從過去法院判決來看，法院是認為電商平台或通路商上架商品百百種，種類多樣化，很難期待電商平台或通路商可以就所有上架產品，一一探究包裝與文宣，並進一步一一確認上架產品的文字、圖形、記號等有沒有侵害別人的商標權。通常，電商平台或通路商只要和供應廠商簽訂契約，要求供應商保證其所提供之商品未有侵害他人權利之情事，就可以了。 例如智慧財產法院101年度民商訴字第35號判決：「被告為一電視與網路購物平台業者，並不負責任何商品之研發與製造，亦不具備商品開發與製造之專業，依據被告營業項目所載，被告所銷售之商品種類包含不動產、電信器材、日常用品、布疋、菸酒、化妝品、汽機車零件、資訊軟體等共計一百餘類，目前商品總數已達40萬件以上，在此商品數量繁多之情形下，實無從期待被告得就所有銷售商品，逐一探究其包裝與文宣之內容，並進一步檢驗其是否侵害每一期商標公報上公告之商標權。」 還有智慧財產法院 103 年度民商上字第11 號判決：「實難期待販售數千種商品之上訴人屈臣氏公司在當時有能力注意到系爭產品與系爭商標可能構成近似而侵害系爭商標權...。」 如果冒用商標是著名商品或產品是聯名商品，結果可能不一樣 但是，如果上架商品冒用的商標是著名商標，結果可能就不一樣，電商平台或通路商可能就必須要負侵害商標權的責任。如果電商平台或通路商上架的產品是冒用著名商標，即已達廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標程度，然後供應商很明顯非商標權人或沒有取得授權，電商平台或通路商就必須注意供應商所提供之產品是否冒用著名商標。 還有，如果上架商品是電商平台或通路商的聯名商品，就交易外觀來看，僅有電商平台或通路商之標示，無法得知其實際供貨之廠商為何。此外，電商平台或通路商參與聯名商品發想、企劃乃至行銷過程，甚至是主導，這時如果說電商平台或通路商沒有商標查證或審查的義務，或說沒有故意過失。都很難說得過去。 例如智慧財產法院 107 年度民商上更（一） 字第 2 號 判決：「公司透過電視購物、網路購物、互動電視購物，從商品之挑選、促銷之內容、交易之過程等等，均介入甚深。而消費者所認知之締約對象亦為公司而非供貨商，因此，公司可判斷為出賣人。而從銷售之行銷內容可知其等確實有積極行銷侵害商標商品之行為，因此，縱使銷售行為是透過電視購物頻道、電子商務平台為之，但與傳統交易之商家販售仿冒商品應承擔商標直接侵權責任並無二致，是公司為直接侵權行為人，要對銷售侵權產品之行為對商標權人負責。對此販賣侵害他人商標權商品，客觀上即構成侵害商標權之不法行為，至於其主觀上是否有侵權之故意過失，其在此中所應盡的善良管理人注意義務為何，實屬另一事，不得混為一談。故販賣使用侵權商標商品之行為，客觀上當然構成商標法第68條第1款之侵害商標權行為。」 電商平台或通路商收到律師函或存證信函後的行為很重要 通常商標權人知道自己商標被冒用後，會發存證信函或律師函給電商平台或通路商，這時電商平台或通路商有沒有立刻下架商品很重要。 法院多認為，電商平台或通路商在接到商標權人的存證信函或律師函後，立即向供貨廠商瞭解狀況，且為避免爭議，馬上下架商品，這時電商平台或通路商已經克盡避免侵害他人商標權之注意義務，自難認電商平台或通路商具有侵害系爭商標之故意或過失。 例如臺灣高等法院 96 年度智上易字第8號判決：「然查系爭商標權是否由原專用權人萬康公司移轉予被上訴人，固有爭議，惟智財局已將商標專用權為公示系統之公告，上訴人宏崑公司、金興發實業社應信賴主管機關之權利登記態樣，先行將爭議商品下架不再販賣，以示尊重被上訴人之商標專用權人地位，僅憑上訴人丙○○之片面陳述，亦無從解免渠等查證商標專用權人之義務，故上訴人宏崑公司、金興發實業社上開辯解，尚無可採。」 還有智慧財產法院 103 年度 民商上 字第 11 號 判決：上訴人屈臣氏公司於接獲被上訴人通知後即立刻將系爭產品下架，因此，上訴人屈臣氏公司辯稱其並無故意過失等語，應可採信，是被上訴人請求上訴人屈臣氏公司與上訴人柏善勤依商標法第69條第3項、修正前公平交易法第31條、公司法第23條第2項規定連帶賠償其損害，即屬無據。
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 蕭富庭律師
幾個人合夥開雞排店，合夥人一人決定授權商標給他人可以嗎？這問題牽涉民法合夥規定與商標法共有商標權規定。 合夥作生意財產歸屬的規定 先來看民法合夥規定，依照民法第668條規定：「各合夥人之出資及其他合夥財產，為合夥人全體之公同共有。」當幾個人合夥開雞排店，這雞排店的所有財產，就是幾個合夥人基於合夥關係共有，而不是合夥人一人單獨所有。就算幾個合夥人推派一人作為執行長（執行合夥人），也不會改變雞排店所有財產為合夥人全體公同共有的關係。 除非當初設計商標時有特別情況，例如約定由創作的合夥人取得商標權，否則原則上這家雞排店的商標就屬於幾個合夥人公同共有。如果雞排店的商標是幾個合夥人共同創作設計，並使用於合夥的雞排店，可以更加確定這商標權屬合夥財產之一部，而為該幾個合夥人所公同共有。 共有商標權要授權必須知道的規定 如果確立每個合夥人基於合夥關係對商標具公同共有權利，再來看商標法共有商標權規定，商標法第46條規定：「共有商標權之授權、再授權、移轉、拋棄、設定質權或應有部分之移轉或設定質權，應經全體共有人之同意。但因繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉者，不在此限。共有商標權人應有部分之拋棄，準用第28條第2項但書及第3項規定。共有商標權人死亡而無繼承人或消滅後無承受人者，其應有部分之分配，準用第28條第4項規定。共有商標權指定使用商品或服務之減縮或分割，準用第28條第5項規定。」 商標法第46條規定，白話說，就是幾個人對一個商標具公同共有權利，依商標法第46條第1項前段規定，得使用相同或近似系爭商標之商標，但其中一人或數人在未得全體公同共有人同意之情形下，不得擅自授權他人使用該商標。簡單說，就是共有商標權的授權，要大家說了算。  蕭富庭律師
這個問題其實不是商標法問題，而是公司法問題。 公司移轉商標權必須注意公司法第185條規定 首先，一家公司去申請註冊商標，在註冊公告當日起，這家公司就取得商標權。商標權和一般財產權一樣，具有經濟價值，是可以買賣與移轉的。在這樣認識下，商標權就是公司的財產，如果公司想買賣或移轉這個商標（商標權），就必須依公司法相關規定。 其中，最重要的就是公司法第185條規定：「公司為下列行為，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之：一、締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與他人經常共同經營之契約。二、讓與全部或主要部分之營業或財產。三、受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響。公開發行股票之公司，出席股東之股份總數不足前項定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之。前二項出席股東股份總數及表決權數，章程有較高之規定者，從其規定。第一項之議案，應由有三分之二以上董事出席之董事會，以出席董事過半數之決議提出之。」 依照公司法第185條規定，如果一個商標（商標權）是公司的全部或主要部分之營業或財產，那麼公司想要買賣或移轉商標，就必須經過董事會決議提案及股東會特別決議。 商標是否屬公司的全部或主要部分之營業或財產，必須個案判斷 目前法院實務大致上有二種判斷：
 蕭富庭律師
案例事實 老王喜歡喝咖啡，為了一圓開咖啡店的夢，先到巷口的星巴克打工，了解咖啡製作的方法，還有學習咖啡店的經營與觀察消費者，最後終於開了自己的咖啡店並註冊商標。因為店內裝潢文青與拉花特別，迅速在IG上爆紅。 有天，老王朋友打電話老王恭喜他，他居然和便利商店合作推出聯名中秋禮品。老王一看便利商店型錄，才知道自己的商標（品牌）被盜用了。他想到對方是因為盜用他的品牌（商標）才可以在便利商店上架並銷售大好，想主張對方賺到的錢都歸他，可以嗎？ 商標權侵害的損害賠償計算 商標法第71條規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」 商標法第71條規定了幾種商標侵害的損害賠償計算：一、依商標權人受到的損害計算。二、依侵害人所得利益計算。三、依仿冒品零售單價倍數計算。四、相當於權利金計算。 主張侵害人賺到的錢都歸商標權人的案例 商標法第71條第1項第2款就是依侵害人所得利益計算，即商標權人可以請求侵害返還其所獲得的不法利益，講白了，就是商標人可以主張對方（侵害人）賺到的錢都歸他。之前有個著名案例，就是有家「85℃點1 」咖啡店被85℃咖啡告上法院，85℃咖啡主張依當時商標法第63條（現在第71條）第1 項第2 款請求依85℃點1侵害商標權行為所得之利益計算損害賠償額，而請求85℃點1賠償50萬元。 法院最後是以營業收入，扣除員工薪資近20萬元、房租60萬元、修繕費中發酵箱修改、設備裝修、雜項購置中監視器材等費用，來計算85℃點1侵害所得到的不法利益。  蕭富庭律師
近日連鎖茶飲的二制風波延燒，新聞有報導加盟店打算集體向總部請求賠償，也有報導說加盟店打算終止加盟契約，撤下原加盟品牌換上自己的品牌。後面的報導牽涉二個法律問題，第一個問題是加盟店可以不滿總部言論，單方主張終止加盟契約嗎？第二個問題是加盟店終止加盟契約後，可以換上自己招牌經營嗎？由於第一個問題網路上比較多討論，這篇文章就簡單討論第一個問題。 加盟店無法依據民法單方終止加盟契約 加盟店要單方終止加盟契約，必須要有法定終止事由及約定終止事由。要講法定終止事由前，須了解契約有分為有名契約與無名契約。民法有將一些我們老百姓頻繁交易的契約類型規範化，例如租賃、借貸、委任等等，這種民法有規定的契約，我們稱為「有名契約」。這時候民法就會規定這些契約常發生的問題，當然也包括什麼時候可以終止這些契約，也就是所謂的法定終止事由。相較於上述的有名契約，因為民法沒有將加盟契約類型規範化，屬於民法沒有規範的「無名契約」，因為民法沒有規範，在民法上也找不到加盟契約，所以加盟契約沒有存在法定終止事由，加盟店無法依據民法單方終止加盟契約。 就算加盟店不滿加盟總部言論，在加盟契約上也找不到終止的權利 在沒有法定終止事由情況下，加盟店想要單方終止加盟契約，就必須看有沒有具備約定終止事由。白話說，加盟店必須看契約有沒有給他單方終止加盟契約的權利。實際上，加盟契約是加盟總部擬的，加盟總部多半不會在契約寫很多加盟店可以終止契約的事由（之所以說多半，是因為筆者也碰過不少給加盟店終止契約權利的加盟總部），最多就是寫一些不太可能發生的情況，例如：加盟店於加盟總部破產時可以終止契約等等。再來，就算有加盟總部在契約寫了很多加盟店可以終止加盟契約的情況，也不可能在契約寫：加盟店不滿加盟總部言論可以終止契約。所以，就算加盟店不滿加盟總部言論，也無法依據約定終止事由終止契約。 不少朋友問，那加盟契約會寫什麼約定終止事由，我通常會舉便利商店加盟的例子。例一：加盟店未依規定處理報廢品，經加盟總部開立2次門市改善通知單、罰款，並寄發存證信函後而仍未改善，加盟總部就可以終止加盟契約。例二：加盟店遲延送款給加盟總部已達15次，加盟總部可以終止加盟契約。 那加盟店永遠無法終止加盟契約嗎？ 身邊朋友了解以上加盟店窘境後，就會繼續問：難道加盟店就只能被加盟契約綁死，永遠無法終止契約嗎？我會說：有的！參照法院判決，如果加盟契約關係實際上是結合委任契約及營業祕密、商標專用權授權契約，而具有委任契約的性質，就可以說服法官加盟店可以直接或類推適用民法委任契約的規定而終止加盟契約。  蕭富庭律師
我國商標法早從民國19年就有，而新聞近年來也常報導商標爭議新聞，國外也常有品牌商標價值研究報告公布，照理來說，現在人應該知道創立品牌就要申請註冊商標。 奇怪的是，到了現在還是碰到不少加盟總部或中小企業創立品牌沒有註冊商標，等到加盟店或被授權人有異議時，才開始問律師：未註冊商標，可以簽加盟契約或商標授權契約嗎？加盟契約授權標的是沒有註冊的商標，會不會有什麼法律問題？會不會因此導致契約無效？ 結論是，雖然以前有判決認為把未註冊商標授權給別人使用，授權人有債務不履行的損害賠償責任問題（臺灣臺北地方法院92年度訴字第1709號判決）。但是後來法院多認為把未註冊商標授權給別人使用或簽訂加盟契約，基於契約自由原則，該商標授權契約有效成立。 我國智慧財產局曾闡釋：「所詢未於我國商標註冊之LOGO，得否為商標授權之標的一節，按『商標』或稱為『品牌』，主要是用來指示不同企業所產製的商品或所提供服務來源的『標識』。商標註冊後，未經商標權人同意，得排除他人使用於商品或服務，而有致混淆誤認之虞的情形，而商標法所稱的商標授權，係指在我國註冊的商標，由商標權人，依商標法規定，申請授權登記他人使用其商標。商標法第39條僅有註冊商標得授權他人使用的規定，且為登記對抗效力，即經本局核准授權登記並公告後，才能發生對抗第三人的效力。至於未註冊商標得否授權他人使用，於司法實務上，最高法院97年度台上字第2429號判決認為『未經核准註冊之商標，若無先權利衝突商標存在，尚非不得使用。……未在台灣註冊之商標，得否作為商標授權一節；依民事契約自由原則，於契約當事人雙方意思表示合致，即生契約效力』。可知法院實務上認為未註冊的商標在私法契約上得為授權的標的。」 雖然沒有註冊的商標，可以簽授權契約。但是如果要成為商標法的商標授權，就必須是有註冊的商標，才可以算是商標法的商標授權。無論如何，加盟總部或以品牌開展事業的中小企業，還是要記得申請註冊商標。  蕭富庭律師
今年以來有個問題常被問起，有趣的是，詢問者大概可以分成截然不同的二類，一類是想前進海外開放加盟的加盟總部（加盟業主），另一類是想在台灣開放加盟的初創加盟總部，但他們都問相同的問題。 他們共通的問題是：商標授權契約和加盟契約有什麼不一樣？我們可以不簽加盟契約改簽商標授權契約，避免受到公平會加盟處理原則的規範（或美國加盟規範）？我們改簽商標授權契約來開放加盟，是不是就不用遵循公平會加盟處理原則的規範（或澳門、馬來西亞加盟規範）？ 簡單來說，簽加盟契約一定包括商標授權，但是簽商標授權契約會不會被認定為是加盟契約，要看二個地方。 首先，如果一個商標授權契約（關係）包含了協助或指導被授權人經營特定門市或店舖，依照公平會加盟處理原則定義，就可能將這商標授權契約認定為加盟經營關係。 依照公平會加盟處理原則第2點第3款規定，所謂加盟經營關係，係指加盟業主透過契約之方式，將商標或經營技術等授權加盟店使用，並協助或指導加盟店之經營，而加盟店對此支付一定對價之繼續性關係。當一個授權人授權商標給被授權人，又協助或指導經營，就可以被認定為加盟。 再者，如果一個商標授權契約（關係）包含了品質控管條款或行為，而且控管程度很高時，參照美國加盟法律實務，就可能將這商標授權契約認定為加盟經營關係。 美國加盟法律實務上有發展幾個參考指標，如果商標授權契約包括以下幾個指標，就可能被歸類為加盟契約：
當一個商標授權契約符合上面二個地方，就可能被認定為加盟契約，在國內必須遵循公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則，在美國就必須遵循Franchise Rule | Federal Trade Commission，就必須花費更多法規遵循成本。 進階參考資料： 透視國外加盟法規 便利商店加盟契約實務研究  蕭富庭律師
關於商標授權契約，一般會約定被授權人是誰？授權期間多久？授權的限制事項有什麼？當然，還會約定商標授權對價（通常稱授權金、授權費、權利金）。 如果商標授權契約沒有約定授權期間，因為沒有定授權期間，實務上稱為「不定期商標授權契約」。而不定期商標授權契約最常發生的問題，就是商標授權契約的當事人可以隨便就終止契約嗎？例如：原本授權人看被授權人賺大錢，可以發封存證信函或律師函就直接終止授權，禁止被授權人繼續使用商標販售商品或服務？ 簡單說，法院大概有二種見解。一種是認為授權人可以隨時終止；另一種見解是認為除非有法定事由或約定事由，否則不可以隨便終止。 認為可以隨時終止的法官，是基於民法就不定期之繼續性契約，如租賃、消費借貸、僱傭、委任等，均以得隨時終止為原則，所以不定期的商標授權契約，應該可以類推適用民法相關規定，允許契約當事人有任意終止契約之權。因為如果當事人無終止權或拋棄終止權，等於這個不定期商標授權契約關係永無終止的一天（智慧財產法院105年度民商上字第3號判決）。 認為不可以隨時終止的法官，理由是不定期商標授權契約，須有法定或意定之事由，才可以終止授權契約，且如中途發生被授權人有債務不履行情事，商標權人欲片面終止授權合約，應類推適用民法第254 條規定，須經商標權人定相當期限催告其履行，而被授權人於期限內不履行時，商標權人才可以終止契約（智慧財產法院104年度民商上字第3號判決）。 過去有知名糕餅店就發生相關爭議，由於不定期商標授權可不可以隨時終止，還沒有確定的結論，故建議商標授權契約一定要約定好授權期間。  許家華律師
臺南有許多傳承數十年的知名小吃，從爺爺輩蓽路藍縷的經營，父執輩克紹箕裘的傳承香火，乃至子孫輩的開枝散葉、發揚光大。早期傳統家庭三代同堂，一家子人多，可以家族分工經營小吃店，小吃店有賺錢就吃大鍋飯，隨著三合院住宅變遷到集合式住宅，親戚分家成小家庭反而變成常態，生活互動產生距離，關係就日漸生疏了，接班人是否仍能以家族式經營小吃店維持原汁原味，還是要趁機改頭換面組織化，屢屢面臨考驗。舉臺南某知名擔仔麵為例，雖創始百年之久，但親戚彼此為了確認誰是創始總店，而發生商標爭議，反而錯過組織轉型、共創大局的時機。基本上，老字號的小吃店在多代經營累積成長的過程中，有三個家族式經營遲早必須面對的議題： 1. 商標與事業體名稱應盡早規劃註冊 家族式經營在第一代同居共財的理念下，家人胼手胝足的打拚，老闆和員工的概念常和家族觀念融合，「親戚賣計較」下，對於誰是創辦人通常不那麼計較，而法律上只關心誰是「負責人」或「納稅義務人」作為代表事業體負責或納稅的依據，並未將「創辦人」一詞明文納入法律規範之中。 簡言之，除非創始團隊透過合約約束彼此使用「創辦人」的稱謂，否則家族第一代交棒至第二代、第三代，就會產生誰是「創辦人」、「正宗」、「第一家」等爭執。 唯一解決之道，就是盡早將最足以識別家族事業的文字或圖形（例如店名）向智慧財產局申請商標註冊。若行有餘力，尚可將相同或近似商標的網域及公司名稱一併收歸家族所有，以免商標、網域遭不肖人士搶註，耕耘有成的標幟拱手讓人，間接造成未來事業發展的絆腳石。 2. 直營或加盟的兩難 當家族式經營的小吃店越來越有聲有色，產品供不應求，為了提高總營收並打響知名度，直營店能增加總店的營收空間，但考量到不同地域市場接受度的風險，開放加盟店降低開拓市場的風險，增加商品能見度，又能收取商標授權金，亦不失為一個經營策略。 不過，需要注意的是，直營店面的後場人員通常是從在總店歷練過的職員派駐，始能維持總店的餐點品質。如果加盟店要重現原商品水準，總店就要提供相當時數的教育訓練，甚至要派資深職員到場手把手的引領，才不至於「走味」影響總店聲譽。另個問題是，加盟店一旦學會總店商品流程的眉眉角角，就有自立門戶的能力，甚至脫離加盟店後成為總店的競爭對手，這就是總店經營策略要選擇直營或是加盟的兩難。 身為小吃店的經營者，如何適度的將配方及原料來源保密又能兼顧加盟店需求，這是一門學問。例如將產品調味料配方掌握在總店核心幹部手中，僅在特定工廠生產調味料，再將其配送至加盟店，除了能提升加盟店為取得關鍵調味料而維持加盟關係的誘因，也降低加盟店重現總店風味的技術門檻。又或是總店透過與供應商訂定長期供應契約，即能以較低價位取得品質良好的原物料，亦能作為拉攏加盟店的誘因。 3. 封閉或開放的組織選擇 生意興隆的小吃店初期多為獨資或合夥，成長過程面臨上述難關的同時，也伴隨著組織結構轉型問題。舉例來說，總店發生消費者糾紛或是違反合約，獨資或合夥是負無上限的賠償責任，在事業體規模開始蓬勃發展時，管理階層對於風險控管往往顯得鞭長莫及，萬一風險發生，家族事業或有可能毀於一旦。 倘若要維持家族式經營的風格進行風險控管，可以考慮將原先獨資或合夥的組織型態，另行設立有限公司或是閉鎖性股份有限公司。尤其是近期開放的閉鎖性股份有限公司，能細緻的調整股份轉讓限制及股東表決權內容，例如創辦人或負責人可以將特定人事或議案的否決權設計成特別股放在自己身上，再搭配股東協議的簽署，對於家族事業的鞏固經營，會有莫大的幫助。即便是未來要向不特定民眾公開發行募集資金，亦可劃分事業部門另行設立公司。一來讓外部投資人針對有興趣的事業部門進行投資，二來藉由交叉持股的方式穩定經營權，即可在家族事業與資金需求取得平衡。 事實上，事業體成長過程維持家族式經營的法律規劃並不甚難，難是難在組織變革中，會需要以數值方式一刀切的呈現股份和權利所占百分比，家族成員們主觀感受分配不均，心中萌生相對剝削感，則彼此就容易產生紛爭；如果主事者顧及家族情誼，將股權平均分散在成員身上，短期內似乎風平浪靜，但在商業決策效率上容易延宕，有時會不利商場上瞬息萬變的生態。兩者取捨，孰重孰輕，箇中滋味，就留待有心變革者細細品嘗了。 |
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九月 2020
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